SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL: Guatemala, veinte de junio de dos mil ocho.
En apelación y con sus antecedentes se examina la SENTENCIA de fecha VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE, dictada por la JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE DEPARTAMENTO, dentro del proceso ORAL DE COMPETENCIA DESLEAL y NULIDAD ABSOLUTA DEL REGISTRO MARCARIO. El juicio fue promovido por la entidad DISNEY ENTERPRISES INC., en contra de la entidad MANUFACTURAS TEXTILES PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA.
RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA:
En la sentencia de mérito, el juez declaró: “I) SIN LUGAR PRESENTE DEMANDA ORAL DE A) NULIDAD ABSOLUTA del registro de la marca CENICIENTA clase veinticinco (25) inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual con el numero ciento quince mil quinientos setenta y uno (115,571) folio ciento treinta y ocho (138) tomo doscientos cuarenta y cuatro (244) de marcas; y B) De COMPETENCIA DESLEAL PROMOVIDA POR DISNEY ENTERPRISES INC EN CONTRA DE LA ENTIDAD MANUFACTURAS TEXTILES PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA (PERFECTA, S.A.), en consecuencia: II) CON LUGAR LAS EXCEPCIONES DE: de 1- LA FALTA VERACIDAD DE LOS HECHOS NARRADOS POR LA PARTE ACTORA EN CUANTO A LA CREACION DE LA PALABRA “CENICIENTA” 2- DE LA FALTA DE MEJOR DERECHO REGISTRAL POR LA PARTE ACTORA 3- FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTORA PARA CONOCER Y RESOLVER SU PRETENSION 4- FALTA DE LEGITIMIDAD PARA INVOCAR MEJOR DERECHO 5-DE LA INEFICACIA LEGAL DE LA PRETENSION DE LA PARTE ACTORA AL FUNDARLA CON LOS ARTÍCULOS MIL TRESCIENTOS UNO DEL CÓDIGO CIVIL Y TRES DE LA LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL 6- DE LA FALTA DE DERECHO DE LA ACTORA PARA RECLAMAR EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA “CENICIENTA” 7. DE LA INEFICACIA LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL QUE RECLAMA LA PARTE ACTORA, III) CON LUGAR LA CONTESTACION DE LA DEMANDA interpuesta por la entidad MANUFACTURAS TEXTILES PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA (PERFECTA, S.A.) IV) Se condena a la entidad DISNEY ENTERPRISES INC, al pago de las costas procesales causadas; NOTIFIQUESE.”
HECHOS RELACIONADOS EN LA SENTENCIA APELADA:
Las resultas en el primer grado se encuentran congruentes con las constancias procesales, por lo que no se hace ninguna modificación o rectificación al respecto.
DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBA: a) Si le corresponde a la parte demandada comercializar los productos con nombre CENICIENTA; b) Quien de las partes tiene los derechos del uso de la marca CENICIENTA; c) Si existe competencia desleal en el presente caso.
RESUMEN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS: Documentales: a) Primer testimonio de la escritura pública número trescientos veinte autorizada en esta ciudad el tres de octubre de dos mil dos, por la Notaria Yaraví Morales de León Regil que contiene poder especial judicial y administrativo con representación otorgada por la entidad DISNEY ENTERPRISES INC.; b) Certificación de registro de la marca CENICIENTA clase veinticinco inscrita con el número ciento quince mil quinientos setenta y uno folio ciento treinta y ocho, libro doscientos cuarenta y cuatro de marcas a favor de la entidad Manufacturas Textiles Perfecta Sociedad Anónima (PERFECTA S.A.) extendida por el Registrado Intelectual de Guatemala; c) Certificado de registro estadounidense de la marca CINDERELLA clase veinticinco registro número setecientos cuarenta y seis mil seiscientos noventa y seis; d) Certificado de registro estadounidense de la marca CINDERELLA clase veinticinco registro número un millón novecientos setenta y cuatro mil trescientos treinta; e) Certificado de registro francés de la Marca CENDRILLON – CENERENTOLA – CENICIENTA – CINDERELLA- ASSEPOESTER- ASCHEMBROEDEL clase veinticinco registro número un millón quinientos veintidós mil ochocientos dieciocho; f) Fotocopia de la solicitud de registro inicial de la marca CENICIENTA clase veinticinco presentada ante el registro de la propiedad intelectual con fecha once de agosto de dos mil seis, que formó el expediente seis mil quinientos noventa y cuatro guión dos mil seis; g) Fotocopia de la resolución de fecha ocho de septiembre de dos mil seis, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual dentro del expediente seis mil quinientos noventa y cuatro guión dos mil seis que objetó la solicitud de registro inicial de la marca CENICIENTA clase veinticinco promovida por la parte actora notificada el veintiocho de septiembre de dos mil seis; h) Fotocopia de la página ciento veinte del diccionario Williams español-inglés que contiene el significado al idioma ingles de la denominación CENICIENTA; i) Fotocopia de la página número noventa y dos del diccionario Williams ingles español que contiene el significado al idioma español de la palabra CINDERELLA; j) Fotocopia de la página número ciento nueve del diccionario APLLETOM’S NEW CUYAS DICTONARY que contiene el significado al idioma español de la denominación CINDERELLA; k) Traducción jurada de la marca “CINDERELLA” del idioma ingles al idioma español extendido por Ana Silvia del Valle Corado con fecha dieciocho de junio de dos mil siete; l) Libro de cuentos CENICIENTA de Perrault Charlest. Literatura infantil y juvenil francesa I. Título CCD ochocientos cuarenta y ocho ilustración Sebastián Barreido impreso en Argentina editorial SUDAMERICANA S.A. Humberto Primero quinientos treinta y uno Buenos Aires Argentina ISBN novecientos cincuenta guión cero siete guión dos mil cuatrocientos setenta y guión siete; m) Impresión de diccionario “en carta” obtenida por medio de la enciclopedia Microsoft Online dos mil seis y dos mil siete en la cual se hace constar la historia de Charles Perrault y de los cuentos recopilados por el en especial “CENICIENTA”; n) Fotocopia de la página cuatrocientos noventa y seis del diccionario de la Real Academia Española Vigésima segunda edición dos mil uno tomo; Declaración de parte: a) Del representante legal de la entidad Manufacturas Textiles Perfecta, Sociedad Anónima (PERFECTA S.A.), Licenciado Juan Antonio Martínez Rodríguez, contenida en acta de fecha veinte de agosto de dos mil siete; b) Del representante legal de la entidad Disney Enterprises Inc., Licenciado Ramón Augusto Guzmán López contenida en acta de fecha veinte de agosto de dos mil siete; Presunciones legales y humanas que de los hechos se deriven.
DE LOS AGRAVIOS IMPUGNADOS EN ESTA INSTANCIA
La parte recurrente al evacuar la audiencia conferida manifestó lo siguiente: a) Que su apelación se fundamenta en la aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929 y ratificada mediante el Decreto Legislativo 1587 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado mediante el Decreto 11-98 del Congreso de la República y en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República; b) Su inconformidad deriva de la no aplicación de las leyes referidas por parte de la Juez A quo, esto porque la actora acreditó que la marca CENICIENTA en clase veinticinco fue usado por primera vez en el comercio de Estados Unidos de América el uno de enero de mil novecientos cincuenta y uno; y el uso que le dio el demandado corresponde al año de mil novecientos noventa y dos; c) Que la discusión se centra en cuanto a quien tiene o posee el mejor derecho para inscribir a su favor la marca CENICIENTA en Guatemala, y para el efecto la parte actora solicitó que se aplique la normativa contenida en la Convención de Washington porque su espíritu es el de proteger los distintivos inscritos previamente en el extranjero, con especial aplicación de lo regulado en el artículo 8 que dispone que cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes distinto al que de origen de la marca y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro probando que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro o depósito que trata de anular y que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados contratantes de la marca que se funda la acción de nulidad para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique; d) De la excepción de falta de veracidad de los hechos narrados por la parte actora en cuanto a la creación de la palabra “CENICIENTA”, éste alegó que el argumento de la Juez de primer grado carece de sustento ya que demostró documentalmente que el mejor derecho registral le asiste para registrar a su favor la marca en disputa, porque la registró mucho antes en países contratantes de la Convención de Washington y el Convenio de Paris; e) De la falta de mejor derecho registral por la parte actora, expresó que demostró que CENICIENTA es una marca registrada en los Estados Unidos de América, siendo éste su país de origen por lo que habiéndola inscrito antes que la entidad demandada, le asiste mejor derecho con base a las leyes referidas; f) De la falta de fundamento legal de la actora para conocer y resolver su pretensión, alegó que el artículo 22 literal d) de la Ley de Propiedad Industrial, exige una traducción simple de la marca cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo que tuviese significado en un idioma distinto al español, lo que desvanece el argumento de la juzgadora de primer grado; g) De la falta de legitimidad para invocar mejor derecho, manifestó que es importante señalar que el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial regula los derechos del titular de una marca y entre ellos puede establecerse que la ley no señala determinada cantidad de productos que deba proteger una marca, por el contrario, cuando se refiere a “productos” lo hace sin perjuicio del número de productos que pueda proteger la marca; h) De la ineficacia de la pretensión de la parte actora al fundarla con los artículos 1301 del Código Civil y 3 de la Ley del Organismo Judicial, enfatizó que CENICIENTA no es marca caprichosa sino marca registrada a favor de la recurrente Disney Enterprises, Inc., lo cual ha demostrado en autos con los certificados de registro correspondiente; i) De la falta de derecho de la actora para reclamar exclusividad de la marca cenicienta y de la ineficacia legal de la competencia desleal que reclama la parte actora, manifestó que el criterio asumido por la Juez A quo al señalar que los productos difícilmente provocarían confusión en el consumidor guatemalteco, no lo comparte porque no esta fundamentado en ley, además porque el artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, establece las prohibiciones para las marcas que afecten derechos de terceros y establece el presupuesto legal relacionado con que las marcas no pueden crear un riesgo de asociación entre las mismas, de tal forma que el consumidor final piense que se trata de la misma fabricante de productos. El artículo 29 del mismo cuerpo legal regula las reglas para calificar las semejanzas entre marcas, reglas que consideran determinantes, para establecer la asociación empresarial o relación entre las marcas así como la naturaleza de los productos. La otra parte alegó que la palabra CENICIENTA no fue creada por DISNEY ENTERPRISES INC., ya que proviene de los cuentos recopilados por Charles Perrault, o sea, que no se sabe quien fue el creador de “dicha palabra caprichosa”; agregó que en el proceso que sub judice comprobó que CENICIENTA es una palabra caprichosa que tiene su acepción en el Diccionario Real de la Academia Española, que dice: “persona o cosa injustamente postergada, despreciada”; lo que significa que cualquier persona puede usarla e inscribirla como marca, porque no se puede establecer su creación. Que a la demandada le asiste derecho de registrar la palabra caprichosa una vez cumpla con los procesos administrativos legales, y advierte que la marca CINCERELLA no tiene traducción al español, como lo quiere pretender la actora, por lo que no puede la actora invocar que la palabra CENICIENTA es CINDERELLA, porque las mismas por su propia naturaleza no pueden traducirse.
CONSIDERANDO
I
La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 43, garantiza la Libertad de industria y comercio, entendidos como la actividad lucrativa que ejerce cualquier persona física o jurídica, sea en forma individual o colectiva, intermediando directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza. El principio hermenéutico estima que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no que la coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. Este principio se cita, porque la entidad recurrente alegó la inaplicación por parte de la Juez A quo de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929 y ratificada mediante el Decreto Legislativo 1587 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado mediante el Decreto 11-98 del Congreso de la República y en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República. En lo que respecta a las obligaciones internacionales del Estado, este tribunal considera el criterio que se reconoce la validez del derecho internacional sustentado en el ius cogens, que por su carácter universal contiene reglas imperativas admitidas como fundamentales de la civilización, es decir, que es imperativa la aplicación de los tratados cuando estas se refieran a la materia de derechos humanos. En ese orden de ideas la aplicación de los tratados y convenciones firmados y ratificados por el Estado de Guatemala, debe hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribuírsele a los términos expresados por el tratado en su contexto. El caso concreto de la aplicación del artículo 8 de la Convención de Washington, que dispone que “cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al del de origen de la marca y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impide por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación…”, esta Sala interpreta que no se puede negar el derecho que tiene el propietario de una marca para impugnar la inscripción registral de otra marca que considere tiene manifiesta semejanza, invocando la protección de los Estados Contratantes de la Convención de Washington, pero no se interpreta que por imperativo legal deba acogerse la petición, puesto que para ello debe cumplirse con los procedimientos legales para su cancelación, esto porque la legislación interna de cada Estado Contratante, por certeza jurídica debe garantizarle a los habitantes la libertad, la justicia, la seguridad y en este caso la libertad de industria y comercio.
CONSIDERANDO
II
Doctrinariamente la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que es susceptibles de representación gráfica, y sirve para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Por su parte el artículo 4º de la Ley de Propiedad Industrial define a la marca como cualquier signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación grafica. Por su parte el artículo 16 de la ley citada regula que “las marcas podrán consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de éstos signos...”. La doctrina también regula la existencia de marcas caprichosas, que son las que se pueden inscribir por una persona determinada sabiendo ésta, que dicha palabra ya existe como denominación, y por antojo, por humor o deleite la inscribe como marca. Estos distintivos, no tienen objeción en nuestro ordenamiento para que puedan ser utilizados como marca, y encuadra en ella la palabra CENICIENTA, que como lo razonó la Juez de primer grado, no puede establecerse quien es su creador, además porque el uso de dicha palabra, de origen no definido, es un cuento de hadas que se remonta históricamente en la mitología popular, y si algún comerciante pretende su inscripción por antojo como lo es el caso de la entidad Manufacturas Textiles Perfecta, Sociedad Anónima, la obligación de nuestro ordenamiento jurídico y de los órganos jurisdiccionales es dar protección a su libertad de comercio. Este razonamiento se realiza porque para dar preeminencia al mejor derecho alegado por parte de la entidad Disney Enterprises Inc., quien sostiene que la marca CENICIENTA en clase veinticinco fue usado por primera vez en el comercio de Estados Unidos de América el uno de enero de mil novecientos cincuenta y uno, lo que le faculta para denunciar la nulidad absoluta de la inscripción registral a favor de la entidad demandada; de ser así la marca debiera de estar legalmente protegida en todos los Estados Contratantes de la Convención de Washington, porque Disney Enterprises Inc., tendría la exclusividad universal de una palabra que es de acepción popular, que no es de su creación lo que resulta improcedente. Es de hacer notar que en nuestra legislación la nulidad regulada en el artículo 1301 del Código Civil, encuadra cuando el objeto de los negocios jurídicos son contrarios al orden público, y contrarios a las leyes prohibitivas expresas, así mismo por la ausencia o no concurrencia de requisitos esenciales para su existencia, lo que impide que el negocio jurídico nazca a la vida jurídica. Por otro lado la doctrina en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico sustantivo, regula la anulabilidad de los actos, los cuales se declaran porque no obstante, de su aparente legalidad carecen de legitimación; anulación que encuadra en lo regulado en el artículo 8 de la Convención de Washington, sin embargo, la parte actora no reclamó la anulación del registro de la marca, sino que invocó la nulidad del registro de la marca CENICIENTA, basado en los artículos 3 de la Ley del Organismo Judicial, y 1301 del Código Civil, que como ya consideramos deviene improcedente porque corresponden a supuestos jurídicos distintos a los enunciados en su pretensión; en su defecto las causales vertidas en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, se refieren a las marcas inadmisibles, que motivan su anulación no así la nulidad; de hecho el artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, establece la nulidad y la anulación con particulares causales, por lo que no procede la nulidad en base al principio de congruencia. En todo caso, esta Sala no puede entrar a conocer de oficio de la anulación del registro de la marca porque estaría resolviendo mas allá de lo pedido.
CONSIDERANDO
III
Según Ricardo METKE, en su libro titulado Lecciones de Propiedad Industrial, sostiene que signos inherentemente descriptivos o genéricos adquieren un “significado secundario” es decir, diferente a su “significado primario”, que los dote de aptitud distintiva y puedan cumplir la función de marca y registrarse como tal. Tal significado se adquiere en virtud del uso constante del signo de que se trate, por el empresario que solicita su registro como marca. En ese orden de ideas, es claro que si una expresión, no obstante, de encontrarse incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas, ha logrado que el consumidor distinga un significado distinto del normal que ofrecen las palabras para distinguir un producto o servicio, la expresión es susceptible de ser registrada como marca. En este caso la entidad actora alegó que la marca CENICIENTA fue inscrita con antelación y que procede la inscripción a su favor ya que con base al artículo 22 inciso d) de la Ley de Propiedad Industrial, se desvanece el fallo emitido en primer grado, porque nuestra legislación regula como requisito de registro una traducción simple de la marca cuando estuviere constituida por algún denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español, para lo cual hizo especial asociación de las palabras CINDERELLA y CENICIENTA; sin embargo, en el caso de las marcas cuando se califica su exclusividad y distintividad adquirida, como lo es el caso de las marcas COCA COLA, PEPSI COLA, BURGER KING, éstos no requieren traducción y no se traducen porque se leen igual en los Estados Unidos de Norteamérica como en Guatemala; ahora bien en nuestro medio las palabras CINDERELLA y CENICIENTA, no son sinónimos, en primer lugar porque la palabra CENICIENTA fue inscrita en forma textual y la actora inscribió la palabra CINDERELLA; en segundo lugar porque son tópicos que en nuestro medio no se asocian en forma común, ya que no tenemos como segundo idioma el inglés, lo que excluye la posibilidad de confusión y semejanza, sin perjuicio de que algunos diccionarios traduzcan dichas palabras, esto porque corresponden a un cuento de acepción popular o al peyorativo de una persona despreciada, lo que la enmarca en “palabra caprichosa”. Si bien la entidad recurrente, alegó los derechos previos de la marca en litigio, porque inscribió con antelación la misma en los Estados Unidos de Norteamérica y en París, es de hacer notar que de conformidad con lo regulado en el Capitulo II de la Convención de Washington, los Estados contratantes también se comprometieron a proteger las marcas legalmente inscritas en los mismos, así como el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados para que proceda la cancelación o anulación de una marca. En el caso en litis este tribunal arriba a la conclusión que no concurren argumentos suficientes y legales para que sea declarada la anulabilidad por que ésta no fue solicitada, ni la nulidad o la cancelación de la marca CENICIENTA a favor de la entidad Manufactura Textiles Perfecta, Sociedad Anónima, ya que no fueron invocados en forma idónea los fundamentos de derecho, y no se acreditó que se hayan agotado todos los procedimientos previos para acceder a la gestión; además porque el Estado de Guatemala, da especial prioridad al registro realizado por la entidad demandada. Por tales razones es que se confirma el fallo emitido por la Juez A quo, inclusive la condena en costas por haber resultado vencido en juicio la parte actora y porque no concurren razones suficientes para eximirla al pago de las mismas, debiendo hacerse las declaraciones que en derecho correspondan.
L E Y E S A P L I C A B L E S:
Artículos y leyes citados y: 1, 2, 3, 4, 12, 28, 29, 43, 203 de la Constitución Política de la República; 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 45, 50, 51, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 79, 96, 602, 603, 604, 605 y 610 del Código Procesal civil y Mercantil; 141, 142, 143, 147, 148; de la Ley del Organismo judicial; 1, 4, 16, 18, 20, 21, 67, 203 de la Ley de Propiedad Industria y sus Reformas.
P O R T A N T O:
Esta Sala, con fundamento en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver I) CONFIRMA la sentencia apelada. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al tribunal de su procedencia.
Héctor Emilio Méndez Fernández, Magistrado Presidente; Rosalba Corzantes Zuñiga de Muñoz, Magistrada Vocal Segundo; Oscar Rafael Padilla Lara, Magistrado. Brenda Monroy Loyo de Alvizurez, Secretaria.