SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL: Guatemala, veintinueve de agosto de dos mil siete.
En apelación y con sus antecedentes se examina la SENTENCIA de fecha siete de marzo del año dos mil siete, dictada por el JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE DEPARTAMENTO, dentro del proceso ORAL DE COMPETENCIA DESLEAL y por Reconvención de NULIDAD ABSOLUTA DEL REGISTRO MARCARIO. El juicio fue promovido por la entidad INDUSTRIAS BIOQUÍMICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Mandatario General Judicial con representación Juan Carlos Palomo Cortez, en contra de la entidad LABORATORIOS ADAMED SOCIEDAD ANÓNIMA, quien actuó por medio de su Mandataria Especial con Representación Myriam Eugenia López Miyares.
RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA:
En la sentencia de mérito, el juez declaró: “I) SIN LUGAR la demanda que en juicio ORAL promueve INDUSTRIAS BIOQUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA en contra de ADAMED, SOCIEDAD ANONIMA, por lo ya considerado; II) SIN LUGAR la RECONVENCION de la acción de NULIDAD ABSOLUTA DE REGISTRO MARCARIO plantada por la entidad ADAMED, SOCIEDAD ANONIMA en contra de INDUSTRIAS BIOQUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA; III) No se hace especial condena en costas en virtud de existir vencimiento recíproco; IV) NOTIFIQUESE.”
HECHOS RELACIONADOS EN LA SENTENCIA APELADA:
Las resultas en el primer grado se encuentran congruentes con las constancias procesales, por lo que no se hace ninguna modificación o rectificación al respecto.
DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBA:
a) Si la parte demandada comete actos de competencia desleal en materia de Propiedad Intelectual, al comercializar la pomada Dermosa, en una presentación similar, al producto SANA SANA propiedad de la actora; b) Si la similitud de las pomadas DERMOSA y SANA SANA, provoca confusión en los consumidores al creer que ambos productos son los mismos; c) Si la presentación del producto comercializado por la demandada, pretende aprovecharse del buen nombre y calidad de la marca y el producto de la actora; d) Si la demandada es quien produce y distribuye una pomada falsificada del producto SANA SANA que se vende a un menor precio del original; e) Si la marca SANA SANA no debió haber sido registrada por falta de distintividad del signo, adoleciendo de nulidad de pleno derecho; f) Si los actos cometidos por la demandada causan daños y perjuicios a la actora.
RESUMEN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS: Documentales: a) Certificación extendida por el Registrador de la Propiedad Intelectual, en la que consta que el distintivo comercial sana sana y etiqueta color es propiedad de Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima; b) Certificación extendida por el Registrador de la Propiedad Intelectual en la que consta que el distintivo comercial sana sana y etiqueta color es propiedad de Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima; c) Copia legalizada de la certificación de registro de la pomada tópica SANA SANA en el departamento de regulación y control de productos farmacéuticos y afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; d) Acta notarial que contiene fotografías de la presentación del producto de Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima y copia simple del duplicado de la patente de comercio de la entidad Adamed, Sociedad Anónima; e) Fotografía de publicidad de la pomada sana sana en la que se indica que es vendida solo en farmacias de la comunidad; f) Certificaciones de las marcas sana sana y sanasana, extendida por el Registro de la Propiedad Intelectual; g) Fotocopia simple de las partes conducentes del testimonio de la escritura pública número ciento setenta y nueve autorizada en esta ciudad el veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y tres por el notario Juan Luís Aguilar Salguero que contiene la escritura constitutiva de Adamed, Sociedad Anónima; h) fotocopia simple de la patente de comercio de empresa y de sociedad de la entidad Adamed, Sociedad Anónima; i) Fotocopia simple de dos certificaciones extendidas una por el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos y otra extendida por el Registro de la Propiedad Intelectual del registro de la marca Dermosa-Adamed y sus renovaciones; j) cinco fotocopias simples de las licencias sanitarias otorgadas a favor de Adamed, Sociedad Anónima, extendidas por las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud el siete de junio de mil novecientos ochenta y cinco; el veinte de agosto de mil novecientos noventa; el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco; el diecinueve de marzo de dos mil tres y el veintitrés de diciembre de dos mil cinco; k) Fotocopia simple de la certificación del registro farmacéutico de Dermosa extendida por el departamento de Regulación de Control de productos farmacéuticos y afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, extendida el veintitrés de abril de dos mil tres; l) Fotocopia simple de las páginas mil doscientos ochenta y seis y mil doscientos ochenta y siete del PLM diccionario de especialidades farmacéuticas, veinteava edición para Centroamérica y Dominicana en donde se encuentra la fórmula de triderm, que es la base para el tipo de pomadas objeto de este litigio; ll) Acta notarial de fecha diecinueve de mayo de dos mil seis, autorizada en esta ciudad por la Notaria Iliana Mercedes Aguilar Zibara en la que se hace constar que en las farmacias Meycos, Godoy y Fayco no venden las pomadas de sana sana propiedad de la parte actora; m) Fotocopia simple de las partes conducentes del reglamento para el control sanitario de los medicamentos y productos afines, acuerdo gubernativo setecientos doce guión noventa y nueve; n) Fotocopia simple de una factura cambiaria extendida a favor de la farmacia Nuestra Señora de las Victorias, a quien se le vendió cien pomaderas de Dermosa con la que se demuestra que se factura con la marca propiedad de la demandada y no con la de la parte actora; Informes emitidos por el Registrador de la Propiedad Intelectual, el diecinueve de febrero y cinco de marzo de dos mil siete, en donde se establece: Que la marca SANASANA ETIQUETA A COLOR se encuentra Inscrita en el Registro bajo el número ciento siete mil ochenta y seis, folio trescientos sesenta y seis del Tomo doscientos veintiocho de Marcas a favor de Industrias Bioquímicas, S. A, desde el veintitrés de octubre de dos mil y esta vigente el veintidós de octubre del dos mil diez. La marca SANA SANA Y ETIQUETA A COLOR se encuentra inscrita en el Registro bajo el número ciento siete mil cuarenta, folio trescientos diecisiete del Tomo doscientos veinticinco de marcas. Las denominaciones SANA SANA y SANASANA por si solas no tienen suficiente aptitud distintiva, son adjetivos que sirven para calificar o describir el producto de que se trate. Que el fundamento legal para inscribir las marcas fue el análisis en conjunto de ambos distintivos que se considero susceptibles para ser registradas, considerando el Registro de la Propiedad Intelectual que el registro de las marcas SANA SANA Y ETIQUETA A COLOR y SANASANA Y ETI QUETA A COLOR no es contrario a las disposiciones k) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial. Que los expedientes examinados en el Registro cumplieron con todos los plazos y requerimientos establecidos en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial sin que se encontrara anomalía alguna. Declaración de parte: rendida el siete de diciembre de dos mil seis, por la parte demandada; Reconocimiento Judicial: a) Realizado el siete de diciembre de dos mil seis, en la sede del Juzgado sobre los seis envases acompañados al proceso por la demandada, el cual se estableció que dos pomaderas pertenecen a Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima, y dos a la entidad Adamed, Sociedad Anónima, habiéndose encontrado con similitudes entre ellas que el color de embase es verde menta, que en ambos en la parte de arriba utilizan genéricamente un círculo, en la etiqueta de color azul, siendo el círculo mas grande el de la pomada DERMOSA conteniendo letras blancas dentro del círculo, y que el color de la letra es azul, siendo diferente el distintivo de una ranita y un rectángulo por parte de la entidad actora y por la otra parte tiene un triangulo y la palabra sana sana tu piel que esta en color rojo y caracteres pequeños; b) Realizado el veintiséis de febrero del año dos mil siete en las instalaciones de la entidad Adamed, Sociedad Anónima ubicada en la carretera Roosevelt, cinco guión treinta y dos zona siete, en la cual se estableció que en la bodega de dicha entidad se encuentras bolsas conteniendo tapaderas con la marca Dermosa y recipientes vacíos donde se deposita la pomada de fondo verde, y cajas de producto terminado conteniendo pomada de la misma marca, no existiendo en el laboratorio otro tipo de pomada distinto de marca Dermosa. Medios científicos de prueba: Fotografías de las pomadas tanto de la parte actora como demandada presentadas en el proceso;
ANTECEDENTES
1. La parte actora Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima promovió juicio oral de competencia desleal en contra de la entidad denominada Laboratorios ADAMED, Sociedad Anónima indicando que es titular de las marcas “SANA SANA Y ETIQUETA A COLOR” y “SANASANA Y ETIQUETA A COLOR” con el cual identifica y comercializa la pomada analgésica, anti inflamatoria, antibiótica, cicatrizante y contra hongos, tal como lo acredita con los certificados que adjuntó a la demanda, y que se comercializa en presentación y caja o envase redondo metálico, color verde menta, en cuya tapa se identifica el producto con letras azules sobre un fondo blanco indicándose primordialmente el distintivo SANA SANA Y SANASANA y la descripción de la misma. Expone asimismo la parte actora que sorpresivamente descubrió que la entidad jurídica denominada ADAMED, SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra comercializando otra pomada a la que denomina DERMOSA, la cual indican que es analgésica, anti inflamatoria, antibiótica, cicatrizante y contra hongos ofreciéndola al público en envase igualmente redondo de color idéntico al color del envase que utiliza SANA SANA, utilizando de igual forma letras azules sobre fondo blanco en la tapa de dicho envase para identificar su producto y resaltan en letras rojas el distintivo comercial sobre el que su representada tiene la titularidad SANA, SANA TU PIEL, acto que crea CONFUSIÓN en el consumidor, por ser una TOTAL COPIA Y FALSIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO y así se aprovecha la parte demandada del buen nombre y calidad que hasta la fecha ha identificado al producto su representada.
2. La parte demandada, ADAMED, SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso RECONVENCIÓN argumentando que las marcas propiedad de la parte demandante devienen nulas por cuanto que en ambos casos la marca se encuentra constituida de un término que resulta ser el nombre usual, común y necesario de los productos que la misma identifica (SANA SANA) y asimismo por un elemento descriptivo que alude a la naturaleza del producto y el uso al que se destina (pomada medicamentosa). Que la doctrina y la legislación guatemalteca (artículo 7 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial y el artículo 20 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial establecen que uno de los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca lo es la DISTINTIVIDAD. Continúa exponiendo la reconviniente que otorgar a una sola persona un monopolio y privilegio de utilizar la denominación SANA SANA y/o SANASANA para identificar un medicamento resulta una violación a la ley, por lo que jamás debió haberse registrado dichas marcas por tratarse de prohibiciones absolutas por falta de distintividad del signo, estando en presencia de un registro nulo de pleno derecho por haberse otorgado en contravención a lo dispuesto por la legislación marcaria vigente y obtenido de mala fe.
3. El juez de Primer grado al dictar sentencia declaró sin lugar la demanda en juicio oral promovida por Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima en contra de ADAMED, Sociedad Anónima y sin lugar la reconvención de la acción de nulidad absoluta de registro marcario planteada por Adamed, Sociedad Anónima en contra de Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima. El juez A quo en cuanto a la reconvención planteada consideró :”…que la reconvención no puede prosperar ya que la actora demostró fehacientemente que la marca SANASANA y ETIQUETA COLOR y la marca SANA SANA Y ETIQUETA COLOR se encuentran inscritas a su favor en el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en la literal k) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que la inscripción de las marcas relacionadas se encuentran realizadas conforme a derecho y en tal virtud, la nulidad absoluta de registro marcario promovida por la entidad Adamed, Sociedad Anónima deviene improcedente…”
DE LOS AGRAVIOS IMPUGNADOS EN ESTA INSTANCIA
Los sujetos procesales interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, sin embargo, únicamente ADAMED, Sociedad Anónima expreso agravios en la segunda Instancia, manifestando que las marcas “SANA SANA” Y “SANASANA” inscritas a favor de la entidad Industrias Bioquímicas, Sociedad Anónima para amparar productos medicinales y productos farmacéuticos carecen de aptitud distintiva al consistir en denominaciones que describen o se refieren precisamente a la naturaleza del producto que amparan (productos que tienen por objeto “sanar” a las personas), en consecuencia el registro de las mismas se hizo en contravención a una norma prohibitiva expresa contenida en el artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el artículo 20 de la actual Ley de Propiedad Industrial. Esto violaría los derechos constitucionales de libertad de industria en el sentido de limitar a cualquier persona individual o jurídica de hacer uso de la palabra SANA para calificar el producto medicinal, que en el lenguaje corriente con su sola mención se sabe que dicha palabra SANA se refiere a alguien que tiene salud o se restituye su salud. Asimismo manifestó la reconvincente que no es dable que por deficiencias registrales e inobservancia de una norma prohibitiva expresa, se apropie de esas expresiones y pretenda accionar contra su representada, para excluir a todos del libre y necesario uso de la palabra SANA en relación a productos cuya naturaleza es “sanar”. Que su representada ha usado la palabra sana para evocar precisamente la naturaleza de un producto medicinal que identifica la marca DERMOSA. En consecuencia solicita la entidad demandada y reconvincente que se declare con lugar la reconvención y en consecuencia la acción de nulidad absoluta de registro marcario en contra de las marcas SANA SANA Y ETIQUETA A COLOR y SANASANA Y ETIQUETA A COLOR.
C O N S I D E R A N D O:
I
Que el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: “Los habitantes de la república de Guatemala tienen derecho de dirigir individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que esta obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley....” Asimismo, el artículo 12 de la norma suprema regula que: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante Juez o tribunal competente y preestablecido...”
II
Doctrinariamente la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. En concordancia con la doctrina citada, el artículo 15 de la Sección 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de mil novecientos noventa y cuatro preceptúa que: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos o servicios podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.” Cuando los signos no sean intrínsicamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles. Por su parte el artículo 4º de la Ley de Propiedad Industrial define a la marca como cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra. Por su parte el artículo 16 de la ley citada regula que las marcas podrán consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de éstos signos.
III
La parte demandada y reconviniente argumenta que las marcas SANA SANA y SANASANA se encuentran constituidas de un término que resulta ser el nombre usual, común y necesario de los productos que la misma identifica y por un elemento descriptivo que alude a la naturaleza del producto y el uso al que se destina (pomada medicamentosa), no debiéndose haber inscritos las mismas por falta de distintividad del signo. A este respecto este tribunal considera que es importante destacar lo que la doctrina sustenta en relación a la función distintiva de las marcas, indicando que ésta es la función básica que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio. Esta función distintiva hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Por lo tanto la función propia de las marcas de productos y servicios es la de identificar la cosa o actividad, diferenciándola de otra u otras; función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, a través de los signos mamarios, seleccionar, elegir las cosas que les ofrecen. El autor Alberto Bercovitz Rodríguez Cano en su obra titulada Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico al tocar el tema relativo a la posible aptitud diferenciadora de una marca integrada por varios signos genéricos alude que el hecho de que un signo sea genérico no significa que no pueda formar parte de una marca que incluya otros signos que den al conjunto que constituye la marca la necesaria aptitud diferenciadora y que la conjunción de varios signos genéricos tenga, como conjunto aptitud diferenciadora, y ser, por tanto protegible como marca. Tal es el caso de las marcas que se reconocieron el carácter distintivo de signos integrados por diversos términos genéricos como “tiempo libre”, “Puente cultural” “Vacaciones Aprendiendo”, “Don Carlos” o “Don Kilovatio” En estos casos dice el autor la marca se integra por varios términos genéricos, el derecho exclusivo que otorga la marca no se atribuye sobre el signo genérico aisladamente considerado. Este tribunal conforme a la doctrina y leyes citadas considera que si bien es cierto, el signo genérico Sana por sí solo no tiene aptitud distintiva, la conjunción de varios signos genéricos, en este caso SANA SANA como conjunto si tiene aptitud diferenciadora y por lo tanto protegible como marca, ya que no se debe considerar en forma aislada los elementos que constituyen una marca, puesto que la misma es indivisible, cumpliendo en consecuencia la marca SANA SANA y SANASANA con todos lo requisitos establecidos en el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial, así como con lo que al respecto estipulan los artículos 16 y 28 de la Ley de la Propiedad Industrial.
IV
La parte reconviniente también expone como otro agravio que otorgar a una sola persona un monopolio y privilegio de utilizar la denominación SANA SANA y/o SANASANA para identificar un medicamento resulta una violación a la ley, por lo que jamás debió haberse registrado dichas marcas por tratarse de prohibiciones absolutas por falta de distintividad del signo, estando en presencia de un registro nulo de pleno derecho por haberse otorgado en contravención a lo dispuesto en los artículos 10 del Convenio Centroamericano para la propiedad Industrial y 20 de la ley de Propiedad Industrial. El inciso j) del artículo 10 de la Convención citada regula que no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: “los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y que sirvan para indicar la naturaleza de los productos, mercancías o servicios y los adjetivos calificativos y gentilicios”. Por su parte el inciso k) de la citada convención prescribe que no podrán usarse ni registrase como marcas ni como elementos de las mismas: “las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos mercancías o servicios que traten de ampararse con la marca, o sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destinan”. El inciso l) del artículo 10 de la Convención citada regula que no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: “Los signos o indicaciones que sirven para designar la especie, calidad, cantidad, valor o época de elaboración de los productos o mercancías, o de la presentación de los servicios, a menos que vayan seguidas de dibujos o frases que los singularicen.” Con relación a este agravio esta Sala estima que el hecho que un signo sea genérico como es el caso del signo SANA, no impide que no pueda formar parte de una marca que incluya otros signos genéricos como en el presente caso en que se combinan dos signos SANA SANA o SANASANA, ya que lo que debe tenerse en cuenta es que la conjunción de ambos signos genéricos den a la marca la necesaria aptitud diferenciadora, la que se determinará analizándola en su conjunto y no en forma aislada, y esta nueva conjunción de signos no son ya de uso general ni la combinación de los dos signos precisamente indican la naturaleza de los productos y tampoco los dos signos combinados constituyen un adjetivo calificativo y gentilicio, puesto que el signo sana si podría ser considerado como un verbo calificativo, pero las marcas SANA SANA o SANANA analizadas en su conjunto no constituyen un adjetivo calificativo ni un gentilicio, razón por la cual este tribunal considera que las marcas SANA SANA Y ETIQUETA COLOR Y SANASANA Y ETIQUETA COLOR no contravinienen lo establecido en los numerales j), k) y l) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.
V
Con respecto a la contravención del artículo 20 inciso e) de la Ley de Propiedad Industrial que invoca la reconviniente, dicho inciso regula que -…no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate… Del estudio de los antecedentes, esta Sala advierte que en el presente caso los signos distintivos SANA SANA y SANASANA deben ser analizados en su conjunto tomando en consideración tanto la denominación, como el diseño, figura, colores por lo que será este conjunto el que hace la aptitud diferenciadora entre un signo genérico y un conjunto de signos genéricos, de donde se establece que tampoco existe contravención al artículo 20 inciso e) de la Ley de Propiedad Industrial. Cabe destacar que si bien es cierto en el proceso la reconviniente aportó fotocopia de la resolución emitida por el Ministerio de Economía de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete en la que dicho Ministerio al resolver un recurso de revocatoria sostuvo que no pueden ser objeto de inscripción términos que han pasado al uso general, también lo es cierto que el juez de primera instancia en auto para mejor fallar solicitó informes al Registrador de la Propiedad Intelectual, mismos que fueron rendidos con fechas diecinueve de febrero y cinco de marzo, ambos del año en curso, en los que el Registrador de la Propiedad Intelectual manifestó que las denominaciones SANA SANA y SANASANA por sí solas no tiene suficiente aptitud distintiva, pero que al ser analizadas en su conjunto tomándose en consideración tanto la denominación, como el diseño y los colores de cada una, se consideró susceptibles de ser registradas y que el registro de dichas marcas no es contrario a las disposiciones del literal k) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Es importante señalar que el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial establece que “…Sin perjuicio de lo establecido en los literales a),d),e),f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distitntivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.” En el presente caso esta Sala considera que si bien es cierto el Ministro de Economía considero que las denominaciones SANA SANA Y SANASANA no podían ser objeto de inscripción, lo cierto es que el Registrador de Propiedad Industrial tal y como lo hace ver en los informes rendidos en las fechas antes consignadas, a su criterio y conforme las pruebas aportadas por el solicitante si eran susceptibles de inscripción. No obstante los argumentos considerados anteriormente, este tribunal advierte que el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial es concurrente con lo que Doctrinaria y Jurisprudencialmente se ha sostenido, según la doctrina especializada, en relación a que los signos descriptivos o genéricos, entre otros, adquieren un “significado secundario “ o “secondary meaning”, el cual corresponde a la distintividad alcanzada por un signo gracias a su uso constante, en donde el consumidor no lo relaciona con su significado directo, (el cual seria irregistrable como marca), sino con su segundo significado, el cual en la mente del consumidor vincula directamente el producto o servicio identificado por la marca con su procedencia. Según Ricardo METKE, en su libro titulado Lecciones de Propiedad Industrial, sostiene que se establece que signos inherentemente descriptivos o genéricos adquieren un “significado secundario” es decir, diferente a su “significado primario”, que los dote de aptitud distintiva y puedan cumplir la función de marca y registrarse como tal. Tal significado se adquiere en virtud del uso constante del signo de que se trate, por el empresario que solicita su registro como marca. En este orden de ideas, es claro que si una expresión, no obstante encontrarse incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas, ha logrado que el consumidor distinga un significado distinto del normal que ofrecen las palabras para distinguir un producto o servicio, la expresión es susceptible de ser registrada como marca. Recientemente, El Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina, En El Proceso número 55-IP-2007. en el Numeral 3.1, con el título de: Excepciones Al Registro De Una Marca: La Distintividad Adquirida, indica que “…El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. ….Sin embargo, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro…En este sentido, la distintividad, puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado… Así se desprende que… un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente… y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica…”. La sentencia del Tribunal Andino, en su parte considerativa hace mención a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, que indica que “…Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas. Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple…” En el presente caso, la doctrina y jurisprudencia expuestas son concordantes con el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial al permitirle al Registro respectivo que cuando a su criterio y conforme a las pruebas que se le presenten, establezca que un signo comprendido en los supuestos de las literales a),d),e),f) y g) del artículo antes citado, ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo, es decir “distintividad adquirida”, respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, derivado del uso continuado del mismo en el comercio, extremo que sucede en el caso de las marcas SANA SANA Y ETIQUETA COLOR y SANASANA Y ETIQUETA COLOR, por lo que el Registrador de la Propiedad Industrial al registrar las marcas anteriormente identificadas no contravino el inciso e) del artículo 20 de la ley mencionada. Aunado a esto cabe también destacar que el supuesto contenido en el inciso e) del artículo 10 citado regula aquellos casos en que una marca consista exclusivamente en un signo, extremo que no ocurre en el presente caso, ya que como se aprecia las marcas inscritas consisten en mas de un signo, ya que las marcas registradas son SANA SANA Y ETIQUETA COLOR y SANASANA Y ETIQUETA COLOR que tomando en consideración su denominación, diseño, figura, y combinación de colores si son susceptibles de ser registradas.
VI
Respecto del agravio invocado, respecto de que la marca fue otorgada de mala fe, este Tribunal advierte que la parte reconviniente no aportó pruebas en el sentido de que dichas marcas se hayan otorgado u obtenido de mala fe; además de que en el presente caso tampoco se dan los presupuestos por los cuales se presume mala fe y los cuales están contenidos en el quinto párrafo, literales a) a la d), del artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial. Con base en lo considerado se estima que la sentencia apelada debe ser confirmada en su totalidad por los argumentos expuestos en la presente sentencia, y no por las razones consideradas por el juez de primer grado.
L E Y E S A P L I C A B L E S:
Artículos y leyes citados y: 1,2,3,4,12,28,29,203 de la Constitución Política de la República; 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 45, 50, 51, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 79, 96, 602, 603, 604, 605 y 610 del Código Procesal civil y Mercantil; 141, 142, 143, 147, 148 de la Ley del Organismo judicial.
P O R T A N T O:
Esta Sala, con fundamento en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver I) CONFIRMA la sentencia apelada. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al tribunal de su procedencia.
Maria Eugenia Villagran de León, Magistrada Presidenta; Rosalba Corzantes Zúñiga de Muñoz, Magistrada Vocal Primero; Oscar Rafael Padilla Lara, Magistrado. Brenda Monroy Loyo de Alvizurez, Secretaria.
VOTO RAZONADO de la Licenciada Rosalba Corzantes Zúñiga de Muñoz, Vocal II interina de esta Sala. Por este medio manifiesto mi inconformidad con la sentencia con la sentencia dictada dentro del presente Juicio Oral Expediente 337-2007 juicio de primera instancia número C2-2006-1946 Oficial cuarto, del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil. Considero que una marca puede ser declarada nula cuando en el momento de su concesión no reunía los requisitos legales para su registro, requisitos absolutos y esenciales que la ley manda. En el artículo 67 de la Ley de la Propiedad Industrial anuncia que puede plantearse, cuando se haya obtenido una inscripción en contra de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley citada. En este caso estimo que las marcas SANA SANA y Etiqueta a color y SANASANA y Etiqueta a color, no debieron haber sido admitidas para su inscripción registral por razones intrínsecas puesto que dicho producto registrado en la clase cinco de marcas comerciales es un producto farmacéutico, es un médicamente que lleva entendido que es una sustancia que al suministrarse a un organismo animal sirve para curarlo o aliviarlo y la palabra sanar refiere lo mismo que curar. Ante esto tenemos que lógicamente el término SANA es una cualidad de todo producto farmacéutico, siendo en consecuencia un denominador común para todos los medicamentos. NO comparto el criterio de que si fuera únicamente la palabra SANA no pudiese tener distintivo pero que en conjunto SANA SANA , si cumple con requisitos legales, porque estimo que tanto en forma individual como la palabra repetida SANA SANA su etimología no cambia igualmente se entiende que es indicativa de una cualidad natural de los medicamentos por lo tanto no tiene suficiente aptitud distintiva con respecto al producto y al servicio para el que se aplica. Oportuno es explicar que como “aptitud distintiva” se entiende la disposición natural de una cosa que la difiere de otra, y a mi juicio el producto relacionado y ya identificado no goza de dicha aptitud puesto que todos los productos farmacéuticos similares también sanan. El impedimento de inscripción se ve plasmado en la prueba documental aportada por la reconvincente quien acompaño fotocopia de los expedientes números 8553-96 y 9573-96 que contienen resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial y del Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala, donde el rechazo de la inscripción de las marcas de mérito intentadas antes del año dos mil. Por lo expuesto no comparto el razonamiento e interpretación del Juez de primer grado del artículo 10 literal k del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial puesto que dicho precepto legal es claro en indicar que no podrán usarse ni registrarse como marcas, ni como elementos de las mismas, las figuras denominaciones o frases descriptivas de los productos, mercancías o servicios que tratan de ampararse con la marca, o de sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destinan y en este caso concreto le es aplicable porque el uso a que se destinan los fármacos es para curar, sanar o aliviar el cuerpo humano por lo que estimo indispensable para denominar y comercializar todos los productos de ese género aplicarle lógicamente el término sanar o curar. Concluyo indicando que las pruebas aportadas en relación a la reconvención tienen un acierto sobre la existencia e inscripción anómala de la marca relacionada fue hecha en contravención al Convenio Centroamericano para la protección a la Propiedad Industrial vigente en la época de su inscripción y contrario a la ley de Propiedad Intelectual hoy vigente, específicamente en su artículo 20 literal a). Guatemala, veintinueve de agosto de dos mil siete.